İkinci tıbbi kullanım istemlerinin patentlenebilirliği, Avrupa Patent Sözleşmesi’nde (“EPC”) 2000 yılında yapılan ve 13 Aralık 2007’de yürürlüğe giren değişikliklerle EPC m. 54(5) kapsamında açıkça düzenlenmiştir. Türkiye’de ise 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda bu konuda açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Ekim 2021 tarihli kararıyla bu istemlerin patentlenebilirliğine ilişkin tartışmalar sona ermiştir[1]. Ancak, ikinci tıbbi kullanım patentleri bakımından günümüzde asıl tartışma patentlenebilirlikten ziyade, bu patentlere tecavüzün hangi yöntemlerle tespit edileceği ve hangi koşullar altında tecavüzün veya tecavüz tehlikesinin varlığından söz edilebileceği noktasında yoğunlaşmaktadır. İkinci tıbbi kullanım patentleri, temelde bilinen bir etkin madde veya ilacın yeni bir kullanımını koruma altına aldığı için, ikinci tıbbi kullanım patentinin koruma kapsamında kalan jenerik ürünlerin piyasaya sunulması durumunda daha karmaşık bir tecavüz değerlendirmesi meydana gelmektedir.
Kural olarak, jenerik ilaçların ruhsat başvuruları sırasında referans gösterdikleri ilaçlarla aynı kısa ürün bilgisi ve kullanma talimatı içeriğine sahip olması beklenir. Bununla birlikte, açık bir patent tecavüzüne sebebiyet vermemek amacıyla, jenerik ilaç şirketlerinin ikinci tıbbi kullanım koruması devam eden endikasyonları ürünlerinin kısa ürün bilgisi dokümanlarından çıkarması, yabancı literatürdeki adıyla carve-out uygulamasına başvurması, ilaç sektöründe yaygın bir uygulamadır.
Uygulamada sıklıkla karşılaşılan endikasyon dışı kullanım (“off-label use”) veya çapraz endikasyon kullanımı (“cross-label use”) nedeniyle, patentli endikasyon kısa ürün bilgisi dokümanından çıkarılmış olsa dahi jenerik ilacın patentle korunan ikinci tıbbi kullanım endikasyonu için reçete edilmesi veya kullanılması ve bu suretle patent tecavüzünün gündeme gelmesi mümkündür. Bu özellikli tecavüz durumları için mahkemeler ikinci tıbbi kullanım patentlerine tecavüzün tespitine yönelik farklı kriterler geliştirmiştir.
Düsseldorf Bölge Yüksek Mahkemesi’nin Östrogenblocker[2] ve Fulvestrant[3] kararları bunlara örnek teşkil etmekte olup; bu kararlar ile ikinci tıbbi kullanım patentlerine tecavüz değerlendirmesinde geniş bir sorumluluk anlayışına dayanan bir yaklaşım benimsenmiştir.
Düsseldorf Bölge Yüksek Mahkemesi, 5 Mayıs 2017 tarihli Östrogenblocker kararında, jenerik ürün spesifik olarak patentle korunan endikasyon için hazırlanmış ve piyasaya sürülmüş olmasa dahi aşağıdaki koşulların varlığı halinde jenerik ilaç şirketinin ikinci tıbbi kullanım patentine tecavüzden sorumlu tutulabileceğini kabul etmiştir.
- Piyasaya sürülen ürünün patentle korunan kullanıma (endikasyona) uygun olması
- Jenerik firmanın, mevcut durumu patent kapsamındaki kullanımın gerçekleşeceği şekilde istismar etmesi
- Patent koruması kapsamındaki kullanımın yeterli düzeyde gerçekleşmesi
- İlacı piyasaya süren kişinin bu durumu bilmesi veya bilebilecek durumda olması
Bu karar, jenerik ilaç şirketlerinin patent koruması altındaki endikasyonu kısa ürün bilgisi dokümanından çıkarmalarının, tek başına ürünün patentli endikasyon için kullanılmasını engellemeye yeterli olmayabileceğini göstermiştir. Düsseldorf Bölge Yüksek Mahkemesi, 9 Ocak 2019 tarihli Fulvestrant kararıyla bu yaklaşımı teyit etmiş ve yeni kriterlerin uygulanabilirliğini pekiştirmiştir.
Son olarak, Münih Bölge Mahkemesi, 4 Aralık 2024 tarihli kararında[4], jeneriğin kısa ürün bilgisi dokümanında patent koruması kapsamındaki uygulama rejimine ihtiyaç duyan hastaların alternatif ürünlere yönlendirilmesi gerektiğine ilişkin bir ihtar bulunmasına rağmen, jenerik ürünün çapraz endikasyon kullanımı bakımından hukuki sorumluluğunun doğabileceğini değerlendirmiştir. Mahkeme, jenerik ürünün Almanya’daki yasal ikame mekanizması kapsamında yer alması ile hekimlerin ilgili etkin maddenin patentle korunan uygulama rejimi için kullanılabileceğini bilmesi hususlarını birlikte ele almış ve bu durumun, jenerik şirketin mevcut piyasa koşullarını patent kapsamındaki kullanımın gerçekleşmesine yol açacak şekilde istismar ettiğini gösterdiği sonucuna varmıştır.
Alman mahkemelerinin gelişen içtihatları doğrultusunda, jenerik ilaç şirketlerinin yalnızca patent koruması altındaki endikasyonu kısa ürün bilgisi dokümanlarından çıkarmalarının, ikinci tıbbi kullanım istemlerine tecavüzün önlenmesi bakımından her zaman yeterli bir önlem olmadığı anlaşılmıştır. Bu yaklaşım, jenerik şirketlerin yalnızca pasif bir “carve-out” uygulamasıyla yetinmemesi; patentli kullanımın gerçekleşmesini önlemek amacıyla proaktif bir tutum benimsemesi, piyasadaki çapraz endikasyon kullanımlarını takip etmesi ve gerektiğinde bu kullanımları önlemeye yönelik makul ve etkili tedbirler alması gerektiğini ortaya koymaktadır.
İkinci tıbbi kullanım istemlerine tecavüzün tespiti bakımından Birleşik Patent Mahkemesi (“UPC”) Düsseldorf Yerel Bölümü de 13 Mayıs 2025 tarihli Sanofi/Regeneron v Amgen[5] kararında bir değerlendirme yapmış ve tecavüzün varlığı için aşağıdaki iki unsurun birlikte sağlanması gerektiğini kabul etmiştir.
- Objektif unsur: Ürün, isteme konu terapötik kullanıma yol açacak veya yol açabilecek şekilde piyasaya sunulmuş veya yerleştirilmiştir.
- Sübjektif unsur: Patente tecavüz ettiği iddia edilen kişi bu tür bir kullanımın beklenebileceğini bilmeli veya makul olarak bilmesi gerekmektedir.
UPC ayrıca, bu unsurların sağlanıp sağlanmadığının her somut olayın kendi şartları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu kapsamda UPC, kısa ürün bilgisi dokümanı lafzının, isteme konu kullanımın pazar payının, reçetelendirme uygulamalarının ve isteme konu kullanımın teşvik edilmesi ya da önlenmesi amacıyla atılan adımların bu değerlendirmede etkili olabileceğini ifade etmiştir.
Tüm bu güncel yargı kararları birlikte değerlendirildiğinde, mahkemelerin ikinci tıbbi kullanım patentlerine tecavüz değerlendirmesinde artık endikasyon dışı kullanım ve çapraz endikasyon kullanımı gibi uygulamaları da dikkate alan daha kapsamlı yaklaşımlar benimsediği görülmektedir. Bu doğrultuda, jenerik ilaç şirketlerinin patent koruması altındaki endikasyonu yalnızca kısa ürün bilgisi dokümanından çıkarmasının (“carve-out”) tecavüz riskinin ortadan kalkması bakımından her durumda yeterli görülmediği açıktır.
Jenerik firmaların, jenerik ilacın kısa ürün bilgisi dokümanlarından patentli kullanıma işaret eden ifadeleri çıkarmasının, patent tecavüzü riskini bertaraf etmek bakımından tek başına yeterli olmayabileceği Türk mahkemelerinin yargı kararları ile de kabul edilmiştir.
Nitekim Türk mahkemeleri önünde görülen bir davada, (X) ve (Y) etken maddelerinin bir kombinasyonunu açıklayan ve koruma kapsamı, bu kombinasyon partnerlerinin aynı farmasötik form içinde ve/veya bir arada bulunmasını gerektirmeyen ya da benzer herhangi bir sınırlama içermeyen bir patente dayanılarak patentin dolaylı kullanımının tespiti ve önlenmesiyle ihtiyati tedbir talep edilmiştir.
Davada, davalı tarafından yalnızca (X) etken maddesini içeren ürününe ilişkin kısa ürün bilgisi dokümanlarında patentle korunan kombinasyon kullanımına işaret eden ifadelerin yer almadığı ileri sürülmüşse de mahkeme değerlendirmesini yalnızca ürün dokümanlarıyla sınırlı tutmamıştır.
Mahkeme, patent sahibinin ürünün piyasada fiilen (Y) etken maddesi ile birlikte kullanıldığına yönelik iddialarını ciddi ve araştırılması gereken iddialar olarak değerlendirmiş; patent sahibinin bu kullanımı kendi imkânlarıyla ispatlamasının mümkün olmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna (“SGK”) ve Türkiye’nin büyük ölçekli üç hastanesine müzekkere yazarak davalının ürününün (Y) etken maddesi ile birlikte reçete edilip edilmediğinin ve bu şekilde geri ödemeye konu edilip edilmediğinin bildirilmesini talep etmiştir. SGK ve hastaneler tarafından verilen cevaplarda, davalının ürününün önemli sayıda hastada (Y) etken maddesi ile birlikte reçete edildiği ve bu kullanımın geri ödeme sistemine yansıdığı ortaya konulmuştur. Böylece, kısa ürün bilgisi dokümanlarından patentli kullanıma işaret eden ifadeler çıkarılmış olsa dahi, davalının ürününün patentle korunan kombinasyon kullanımına fiilen konu edildiği somut verilerle tespit edilmiş; mahkeme de bu tespitler doğrultusunda, davalının ürününün (Y) etken maddesi ile birlikte reçete edildiği durumlarda SGK tarafından geri ödenmesinin önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir kararı vermiştir.
Bu kapsamda, gerek dünyada gerekse Türkiye’de mahkemeler nezdinde ikinci tıbbi kullanım patentlerine tecavüzün tespitinde kullanılan kriterler her geçen gün gelişmekte ve ilgili içtihatlar şekillenmektedir. Gelecekte, ikinci tıbbi kullanım patentlerine tecavüzün tespitine ilişkin içtihatların yerleşik hale gelip gelmeyeceği veya bu alanda mevzuat düzeyinde bir güncelleme yapılıp yapılmayacağı ise takip edilmesi gereken önemli bir mesele olmaya devam etmektedir.
[1] https://gun.av.tr/tr/goruslerimiz/guncel-yazilar/ikinci-tibbi-kullanim-istemlerinin-patentlenebilirligine-dair-yargitay-hukuk-genel-kurulu-karari
[2] OLG Düsseldorf, I-2 W 6/17, 5 Mayıs 2017
[3] OLG Düsseldorf, I-2 U 27/18, 9 Ocak 2019
[4] LG Munich I, 21 O 14559/24, 4 Aralık 2024
[5] UPC_CFI_505/2024, 13 Mayıs 2025
Selin Sinem Erciyas, Zeynep Çağla Üstün ve Miraç Tan Demirkale