Önceki tarihli tescilli bir markanın, başka biri tarafından ticaret unvanı ve işletme adı olarak kullanılmasının ve tescilinin, ticaret unvanının ayrıca bir markasal kullanımının bulunmadığı durumlarda, marka hakkına tecavüz yaratıp yaratmadığı, hem 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”) hem de Sınai Mülkiyet Kanunu (”SMK”) döneminde bir çok uyuşmazlığa konu olmuş, mahkemeler yürürlükteki mevzuat hükümlerini ve somut uyuşmazlığın şartlarını dikkate alarak farklı yönlerde karar vermişlerdir.
Ticaret Unvanı Marka Hakkına Tecavüz Teşkil Eder Mi?
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen 08 Şubat 2023 tarihli ve 2021/446 E. - 2023/61 K. sayılı karar ile bu husus detaylı olarak tartışılmış ve marka hakkına tecavüzün söz konusu olabilmesi için ticaret unvanının markasal kullanımının zorunlu olmadığı, tecavüz iddiasının söz konusu olduğu markaların işlevlerinin zarar görme ihtimallerinin mevcudiyeti durumunda da marka hakkına tecavüzden söz edilebileceğine karar verilmiştir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararına konu davada anılan davanın davacılarına ait “MESA” esas unsurlu markalar ile benzer hizmet sınıflarında faaliyet gösteren davalı şirketin ticaret unvanında “MESA” ibaresinin kullanımının davacılara ait tescilli markalar aleyhine marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet niteliğinde olup olmadığı değerlendirilmiştir. Davada; “MESA” ibaresinin davalı tarafından ticaret unvanı dışında markasal olarak kullanımı olmaması nedeniyle, ibarenin ticaret unvanında kullanımının marka hakkına tecavüz niteliğinde olmadığı ancak Türk Ticaret Kanun uyarınca haksız rekabet teşkil ettiği gerekçesiyle İlk Derece Mahkemesi tarafından davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Söz konusu karara karşı davacılar tarafından yapılan istinaf başvurusu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve davalının davacıların marka haklarına tecavüzünün ve haksız rekabetinin tespiti ile men’ine ve davalının ticaret unvanından “MESA” ibaresinin terkinine karar verilmiştir. Davalı tarafından kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından, marka hakkına tecavüzün söz konusu olabilmesi için davalı tarafça unvanın markasal kullanımının zorunlu olduğu belirtilerek Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozulmuş, ancak Bölge Adliye Mahkemesi tarafından Özel Daire Bozma kararına karşı direnilmiştir. Direnme kararı davalı tarafından temyiz edilmiştir. Son olarak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararında; “SMK’nın 29/1-a maddesi yollamasıyla 7/3-e maddesi kapsamında marka hakkına tecavüzün söz konusu olabilmesi için ticaret unvanının markasal kullanımı zorunlu değildir, bu bağlamda markasal kullanımın yanında, tecavüz iddiasının söz konusu olduğu markaların işlevlerinin zarar görme ihtimallerinin mevcudiyeti durumunda da marka hakkına tecavüzden söz edilebilir” yönündeki gerekçesine yer verilerek, davacıya ait “MESA” esas unsurlu markalar ile benzer hizmet sınıflarında faaliyet gösteren davalı şirketin ticaret unvanında “MESA” ibaresinin kullanımının davacılara ait marka hakkına tecavüz niteliğinde olduğu tespit edilmiş ve Bölge Adliye Mahkemesinin direnme kararının yerinde olduğuna karar verilmiştir.
Bakırköy 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 12 Temmuz 2023 tarihli ve 2023/18 E. - 2023/210 K. sayılı güncel kararında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Şubat 2023 tarihli ve 2021/446 E. - 2023/61 K. sayılı kararındaki içtihat niteliğindeki ilkeler aynen benimsenmiştir.
10 Ocak 2017 tarihinde SMK’nın yürürlüğe girmesi ile mülga olan Markaların Korunması Hakkındaki 556 sayılı KHK döneminde, önceki tarihli markanın salt ticaret unvanında kullanımının marka hakkına tecavüz teşkil etmeyeceği, ancak unvanın ayrıca markasal bir şekilde kullanılması halinde marka hakkına tecavüzden söz edilebileceği kabul edilmekteydi. SMK’nın yürürlüğe girmesiyle beraber, 29/1-a maddesindeki atıf ile 7/3-e maddesi uyarınca işaretin ticaret alanında ticaret unvanı olarak kullanılmasının marka hakkına tecavüz oluşturacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla artık, önceki tarihli markanın ticaret unvanında kullanılmasının marka hakkına tecavüz oluşturması, unvanın sadece markasal olarak kullanılması halinde söz konusu olmayacak; markanın sahip olduğu işlevlere zarar verme anlamında tehlike oluşturan kullanımlar da, markasal kullanım şeklini almamış olsa dahi, SMK'nın 29/1-a maddesi yollamasıyla aynı Kanun 7/3-e maddesi gereğince marka hakkına tecavüz teşkil edebilecektir.
Nitekim doktrinde, öğretide ve fikri mülkiyet hukuku alanında çalışan yazarlar tarafından da, Sınai Mülkiyet Kanunu öncesinde yürürlükte olan Mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname döneminde belirli durumlar haricinde ticaret unvanının kullanımının markasal olmadığı hâllerde marka hakkına tecavüzün söz konusu olmayacağı kabul edilmekte iken sonrasında yürürlüğe giren SMK'nın 29/1-a ve 7/3-e maddelerindeki düzenlemeler ile artık tescilli markadaki işaretin aynısının benzer mal ve hizmetlerde ticaret unvanı olarak kullanımının marka hakkına tecavüz oluşturacağının açık bir biçimde kabul edildiği görülmektedir.[1]
Yukarıda anılan kararlar dikkate alındığında; mahkemelerin ve öğretinin, tescilli bir markanın ticaret unvanında kullanımının, unvan ayrıca markasal bir şekilde kullanılmasa dahi marka tecavüzü yaratacağı konusunda yeknesak bir bakış açısı benimsedikleri görülmektedir.
[1] Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, 4. Baskı, 2018, s. 555)
-----
Mutlu Yıldırım Köse, Baran Güney & Su Yücel